Procedura di domanda

I vantaggi di un deposito internazionale di un brevetto

Il deposito internazionale di un brevetto ha il vantaggio di concedere al richiedente più tempo per decidere in quali stati firmatari ottenere la protezione. Inoltre i costi che scaturiscono dalla registrazione all’estero dovranno essere sostenuti solo molto più tardi. Questo procedimento ha un ulteriore vantaggio per il richiedente, il quale, il giorno del deposito del brevetto, dovrà predisporre un’unica richiesta di concessione, che assieme alla documentazione (descrizione, rivendicazioni, disegni, riassunto ecc.) è da presentare in una sola lingua, e pagare solamente le tasse di deposito internazionale. In aggiunta i paesi firmatari della Convenzione sul brevetto europeo potranno essere scelti come un solo “stato”, in modo da poter ottenere con una richiesta PCT anche il brevetto europeo.

Quando e dove depositare una domanda di brevetto internazionale?

Gli aventi diritto residenti in Italia non possono depositare direttamente alcuna domanda di brevetto, presso Uffici brevetti di stati esteri, presso l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) o l’Ufficio internazionale (WIPO), senza l’autorizzazione del competente Ministero dello Sviluppo Economico, che deve acquisire il parere dell’autorità militare.

Dove depositare una domanda di brevetto internazionale PCT

U.I.B.M.. - Roma: se non viene rivendicata la priorità di un precedente deposito nazionale per l’Italia (e quindi in assenza di una rispettiva domanda di brevetto nazionale)
U.B.M.I.. - Roma: durante i 90 giorni dopo il deposito nazionale, in presenza quindi di una rivendicazione di priorità (ovvero di un precedente deposito nazionale)
U.I.B.M. - Roma o EPO - Monaco: dopo i 90 giorni di segretezza, in presenza quindi di una rivendicazione di priorità (ovvero di un precedente deposito nazionale)

La fase internazionale

La fase internazionale inizia con il deposito della domanda PCT presso un ufficio ricevente (chiamato RO - Receiving Office) che provvede ad eseguire l’esame formale, attribuisce il numero e la data di deposito alla domanda internazionale ed invia successivamente il fascicolo all’Ufficio Internazionale di Ginevra (ovvero l'Organizzazione mondiale per la proprietà - WIPO) ed all’autorità incaricata per la ricerca internazionale(ISA - International Search Autority) .

Nota: Depositando la domanda di brevetto internazionale il richiedente designa automaticamente tutti i paesi aderenti al trattato PCT.

L'Ufficio internazionale invia una prima conferma di ricevimento della documentazione al depositante, all'ufficio ricevente ed all'autorità incaricata per la ricerca internazionale.
L’Autorità di ricerca internazionale (ISA) ha il compito di classificare il contenuto dell’invenzione, di eseguire una ricerca di anteriorità relativa all'oggetto dell'invenzione, di rilevare i documenti esistenti (ovvero lo stato della tecnica, detto anche "prior art") e redigere un rapporto di ricerca (International Search Report) che sarà inviato al richiedente ed all'Ufficio internazionale per la successiva pubblicazione.

Assieme al rapporto di ricerca, l'Autorità di ricerca internazionale ISA provvederà a redigere una prima opinione scritta, non vincolante, in merito alla brevettabilità dell'invenzione.

L’ufficio internazionale predispone la pubblicazione internazionale del fascicolo, entro il termine di 18 mesi dalla data di priorità, ed invia copia della pubblicazione e dell'opinione scritta dell'autorità di ricerca internazionale agli Uffici nazionali e/o regionali designati. La pubblicazione internazionale comprende una copia della domanda di brevetto internazionale, il rapporto di ricerca internazionale predisposto dall’autorità incaricata per la ricerca internazionale, se disponibile alla data di pubblicazione, ed il numero di pubblicazione internazionale costituito dalla sigla WO seguita dall'anno e da un numero seriale.

La fase internazionale è riferita principalmente al deposito della domanda ed alla successiva ricerca di anteriorità e pertanto risulta piuttosto accessibile per inventori e piccole e media imprese ed i relativi costi sono contenuti. Una volta terminata, il richiedente è tenuto a procedere con la seconda fase, ovvero la fase nazionale, che al contrario risulta alquanto complessa ed onerosa.

La fase nazionale

Durante la fase nazionale il richiedente deve depositare apposita domanda, presso gli uffici per la proprietà industriale degli stati o autorità regionali che ha designato, al fine di ottenere l’esame definitivo e l’eventuale concessione del brevetto e seguire parallelamente tutte le singole procedure.

Tale adempimento deve essere effettuato entro 30 mesi dalla data di priorità rivendicata nella domanda internazionale (entro 20 mesi per alcuni paesi). Per conoscere i termini esatti entro cui entrare nella fase nazionale in ogni paese/regione, consultare il sito internet dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale WIPO. Questo passo è obbligatorio poiché gli uffici brevetti nazionali o regionali non esaminano la domanda in modo automatico, ma solo in seguito a tale ingresso.

Il richiedente deve compilare un apposito modulo, fornire la traduzione della descrizione, delle rivendicazioni, del riassunto e dei disegni nella lingua ufficiale dello stato (o entità regionale) designato, pagare le rispettive tasse secondo gli importi e e le modalità prescritte, fornire eventuali dichiarazioni e documentazioni (es. la dichiarazione d'inventore), e nominare agenti/consulenti locali che lo rappresentino nelle procedure di fronte all’ufficio per la proprietà industriale dello stato designato, qualora la legislazione nazionale di quello stato lo preveda.

Una volta ricevuto il rapporto di ricerca assieme all'opinione scritta dall'Autorità di ricerca internazionale ISA, il depositante ha la facoltà di richiedere un esame preliminare internazionale (International preliminary examination) per ottenere una successiva opinione non vincolante sulla brevettabilità. Questa richiesta deve essere inviata all'Autorità internazionale competente per l'esame preliminare (chiamata IPEA International Preliminary Examining Authority) entro il termine di 19 mesi dalla data di priorità.

Tale richiesta è vantaggiosa per il richiedente poiché consente di posticipare il termine per entrare nella seconda fase nazionale fino a 30 mesi dalla data di priorità per tutti i paesi designati (fino a 31 mesi nel caso delle entità regionali EPO, EAPO, ARIPO ed OAPI).
L'Ufficio brevetti europeo svolge sia il ruolo di ISA che di IPEA per i richiedenti dei paesi aderenti all'Organizzazione sul brevetto europeo.

ll mancato ingresso in una o più fasi nazionali (o regionali), entro i limiti di tempo fissati, comporta la decadenza degli effetti della designazione e quindi la decadenza della domanda di brevetto per lo stato designato.

L’Italia, come molti altri stati appartenenti alla Convenzione del Brevetto Europeo o altre organizzazioni regionali, non ha una propria fase nazionale. Il brevetto in Italia può essere ottenuto tramite una domanda PCT, designando tutti i paesi aderenti all'Organizzazione sul brevetto europeo (EPO).

Durata della protezione

Attraverso una domanda PCT è possibile ottenere la stessa protezione conferita da una domanda di brevetto nazionale. La durata massima del brevetto concesso è pertanto di 20 anni dalla data di presentazione della relativa domanda.

Dato che il brevetto viene concesso dai singoli uffici nazionali e/o regionali, per ognuno dei paesi per i quali è rilasciato, gli effetti del brevetto sono determinati dal rispettivo ordinamento giuridico interno.

Per mantenere in vita il brevetto dopo la concessione, il richiedente dovrà versare regolarmente le tasse annuali in ogni paese designato. In caso contrario il brevetto verrà dichiarato decaduto.