Contestare un marchio

Opposizioni alla registrazione dei marchi

L’opposizione è un procedimento amministrativo che si svolge dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), allo scopo di impedire a terzi la registrazione di un marchio, che potrebbe essere in conflitto con un marchio anteriore.

La procedura di opposizione si applica nei confronti delle domande di registrazione per marchio nazionale, nonché delle domande di marchio internazionale designanti l'Italia. Per i marchi dell'Unione Europea esiste un'analoga procedura che va presentata direttamente all'Ufficio dell'Unione Europea (EUIPO).

L'atto di opposizione, assieme alla documentazione comprovante l'esistenza dei diritti anteriori, deve essere presentato in lingua italiana direttamente all'UIBM (di persona presso l'UIBM o le Camere di commercio, per raccomandata A/R o attraverso il servizio di deposito telematico) entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione che si intende contestare.

La procedura di opposizione prevede la possibilità per le parti coinvolte di raggiungere un accordo di conciliazione entro i primi due mesi, in modo da risolvere la contestazione in via amichevole. In assenza di accordo tra le parti, l’esaminatore incaricato sarà tenuto a decidere l’opposizione sulla base delle argomentazioni inviate dalle parti. I marchi saranno valutati al fine di stabilire se possano essere confusi sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, con riferimento ai prodotti e servizi rivendicati.

L’opposizione può concludersi con l’accoglimento totale, comportando in tal caso il rigetto della nuova domanda di marchio, oppure con un accoglimento parziale che può consistere nella cancellazione di parte dei prodotti e servizi rivendicati o di alcune classi. Se l’esaminatore non ritiene fondata la contestazione, l’opposizione viene respinta e la nuova domanda di marchio potrà essere accolta. Contro la decisione dell'UIBM è ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi.

Cliccare sul link per scaricare i seguenti documenti:

• Modulo di domanda opposizioni - modulo per richiedente - Link al sito UIBM
• Istruzioni per il deposito di opposizioni
• Avviso per il deposito telematico

Nullità di marchi registrati

L'istanza di nullità è un'altro procedimento amministrativo che si svolge dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), e consente di chiedere l'annullamento di un marchio nazionale o internazionale esteso all'Italia già registrato, con effetto retroattivo alla data di presentazione della domanda di marchio.

La nullità di un marchio può essere richiesta solo per alcuni motivi, ad esempio, poichè al momento della domanda non soddisfava i requisiti di registrabilità imposti dalla legge, a causa dell'esistenza di un diritto anteriore, oppure perché è stato richiesto senza il consenso del titolare.

L'istanza assieme alla documentazione comprovante l'esistenza dei diritti anteriori, deve essere presentata in lingua italiana direttamente all'UIBM (di persona presso l'UIBM o le Camere di commercio, per raccomandata A/R o attraverso il servizio di deposito telematico).

Anche la procedura di nullità prevede la possibilità per le parti coinvolte di raggiungere un accordo di conciliazione entro i primi due mesi, in modo da risolvere la contestazione in via amichevole. In assenza di accordo tra le parti, l’esaminatore incaricato sarà tenuto a decidere l'istanza di nullità sulla base delle argomentazioni inviate dalle parti. L'esaminatore può annullare la registrazione di marchio contestata in tutto o in parte, ad esempio solo per parte dei prodotti e servizi rivendicati o di alcune classi. Contro la decisione dell'UIBM è ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi.

Cliccare sul link per scaricare i seguenti documenti:

• Modulo di domanda istanza di nullità - Link al sito UIBM
• Istruzioni per il deposito di istanze di nullità
• Altri moduli

Decadenza di marchi registrati

L'istanza di decadenza è un ulteriore procedimento amministrativo che si svolge sempre dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), e consente di chiedere la cancellazione di un marchio nazionale o internazionale esteso all'Italia già egistrato, con effetto dalla data di presentazione dell'istanza di decadenza (non retroattivamente).

La decadenza può essere chiesta esclusivamente in caso di perdita di capacità distintiva, per sopravvenuta ingannevolezza o mancato uso del marchio.

L'istanza assieme alla documentazione comprovante i fatti e le motivazioni, deve essere presentata in lingua italiana direttamente all'UIBM (di persona presso l'UIBM o le Camere di commercio, per raccomandata A/R o attraverso il servizio di deposito telematico).

Anche la procedura di decadenza prevede la possibilità per le parti coinvolte di raggiungere un accordo di conciliazione entro i primi due mesi, in modo da risolvere la contestazione in via amichevole. In assenza di accordo tra le parti, l’esaminatore incaricato sarà tenuto a decidere l'istanza di decadenza sulla base delle argomentazioni inviate dalle parti. L'esaminatore può dichiarare la decadenza della registrazione di marchio contestata in tutto o in parte, ad esempio solo per parte dei prodotti e servizi rivendicati o di alcune classi. Contro la decisione dell'UIBM è ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi.

Cliccare sul link per scaricare i seguenti documenti:

• Modulo di domanda istanza di decadenza - Link al sito UIBM
• Istruzioni per il deposito di istanze di decadenza
• Altri moduli

Nonostante l'introduzione delle procedure in via amministrativa, sarà comunque sempre possibile richiedere la nullità o decadenza di un marchio attraverso un procedimento giudiziario dinanzi ad un tribunale.